K&K Advocates(자카르타 IP-DESK 협력자문로펌) Elsiana Inda Putri Maharani 변호사 

인도네시아 상법원에서는 여러 상표권 소송으로 인해 상표권 취소, 삭제, 또는 상표권 침해를 주장하는 사례들이 발생하고 있다. 이러한 사건의 대다수는 외국 상표 소유자와 인도네시아 현지 상표 소유자 간의 상표 취소 소송이다. 사실, 외국 상표권자가 인도네시아에서 자신의 상표를 보호받을 수 있는 방법에 대한 인식 부족이 법적 분쟁의 근본적인 원인이라고 볼 수 있다. 이러한 이유로 인해, 상표를 등록하고 권리를 보호하기로 결정한 외국 상표권자는 인도네시아에 이미 상표가 등록되어 있다는 사실에 놀랄 수 있다.

이를 대표하는 한국 사례도 존재한다. 인도네시아 자카르타 상법원을 거쳐 대법원의 판결까지 받은 상표 등록 취소 청구 소송이 그 사례다. 해당 소송은 인도네시아에서 유통되고 판매되고 있는 한국산 건강식품에 대한 상표에 대한 내용이다. 소송을 제기한 원고는 한국 기업으로 한국을 비롯해 해외 여러 국가에 이미 해당 상표를 등록한 상태였으며, 인도네시아 진출을 위해 인도네시아에 출원 신청을 하였다. 하지만 인도네시아 상표 및 지리표시청장(Directorate of Trade Mark and Geographical Indication)은 인도네시아에 이미 등록한 상표와 유사하다는 이유로 등록을 거절하였다. 그러나 과거 인도네시아에 등록한 현지 상표 등록자는 해당 건강식품을 생산하거나 유통할 수 있는 시설을 보유하고 있지 않은 상태였다. 이에 원고는 피고인 인도네시아 현지 상표 등록자가 등록한 상표에 대한 등록 취소를 자카르타 상법원에 신청하였다.

원고의 예상과 다르게, 인도네시아 자카르타 상법원의 판결은 피고의 손을 들어주었다. 피고는 선의로 상표를 출원하였으며 형식심사와 실질심사를 통과하여 등록되었으며, 악의로 출원되었다면 심사를 통과하지 못하였을 것이라고 언급했다. 한국 기업은 자카르타 상법원의 판결에 불복하고 이를 인도네시아 대법원에 상고하였다.

인도네시아 대법원은 원고인 한국 기업의 승소 판결을 내렸다. 대법원은 해당 상표가 한국을 비롯해 해외 다수 국가에 등록된 점을 고려하여 여러 국가에서 저명하다는 점을 인정하였고, 피고의 등록상표는 원고의 상표와 전체적으로 유사하며 피고가 해당 상표를 모방하여 시장에서 불공정 행위를 유발하고 소비자를 오인하도록 한 것을 인정하였다. 이로써 한국 기업이 소유한 건강식품은 인도네시아에서도 저명한 상표로 재확인되었으며, 인도네시아 현행법에 따라 완전히 보호를 받게 되었다.

여기에서 주목할만한 사항은 해당 건강식품을 생산 및 유통한 사실이 없음에도 불구하고 인도네시아에서 상표를 등록할 수 있었다는 사실이다. 상표 등록과 관련하여 인도네시아 현행법은 상표 등록에 대한 선착순 정책을 적용하고 있는다. 이는 아직 인도네시아 시장에 진출하지 않았거나 인도네시아에서 상표 등록을 하지 않은 인기 제품에 대해 미리 알고 상표 등록을 선점하여 향후 상업적으로 활용할 수도 있는 점이다. 인도네시아 법은 실제 법적 국제 상표 소유자에게 유리하도록 상표 등록을 정정할 수 있는 권한을 부여하고 있지만, 위와 같은 사례를 봤을 때에 법적으로 해결해야만 하는 상황을 초래할 수 있기에 인도네시아에 자신의 상표를 먼저 등록하는 것이 현실적으로 더 나아보인다.

이러한 경험을 바탕으로 국내외 상표소유자는 필요한 모든 조치를 취하여 상표와 제품이 생산 및 판매되는 곳에서 자신의 권리를 완전히 지키는 것이 매우 중요하다. 인도네시아에서 수행 가능한 전략 중 하나는 인도네시아 상표청에서 상표 모니터링과 정기적인 시장 조사를 수행하는 것이다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.